특허권 양도 전용실시권 말소요구를

특허권 양도 전용실시권 말소요구를

 

 

특허권자가 그 특허발명에 대해 기간 및 장소와 내용의 제한을 기해 다른 사람이 독점적으로 사용할 수 있도록 허락한 실시권을 전용실시권이라고 하는데요. 

만약 특허권자가 다른 사람에게 특허권을 양도해 소유자가 변경 됐다면, 현재 특허권을 소유하게 된 특허권자는 앞선 전용실시권 계약에 대해 해지 및 말소를 요구할 수 없는지 관련 판례를 통해 알아보도록 하겠습니다.

 

지난 2011년 A씨는 인터넷 쇼핑몰을 열면서 B사가 특허권자로 등록된 ‘인터넷 추천 마케팅 방법’의 전용실시권을 얻었습니다. 

B사가 A씨에게 전용실시권을 준 이 특허권은 쇼핑몰 회원의 추천으로 새 회원이 쇼핑몰에 가입할 경우, 새 회원의 구매활동에 따라 추천한 회원에게 보상포인트가 지급되는 방식이었습니다.

 

그런데 B사는 A씨에게 전용실시권을 등록해주고 얼마 뒤 특허권을 팔았는데요. 이후 특허권은 C사가 소유하게 됐습니다. 

이어서 전용실시권을 얻은 A씨는 쇼핑몰을 제대로 운영하지도 않았고, 특허권 사용료에 대해서도 지급하지 않다가 B사로부터 전용실시권 계약해지를 요청 받았는데요. 또한 특허권 양도 받은 C사도 A씨에게 전용실시권 말소등록을 요구했습니다.

 

그러자 A씨는 B사가 처음 전용실시권을 줄 때 특약으로 ‘사용기간 동안 특허권을 팔지 않겠다’고 체결했음에도 제3자에게 특허권을 양도 했으므로 전용실시권 계약해지 요청을 할 수 없다고 주장했는데요. 

이처럼 특허권의 전용실시권을 넘겨주는 계약을 할 때 특약조건으로 전용실시권을 사용하는 기간 동안 특허권을 팔지 않겠다고 했다면, 원 특허권자는 특허권을 양도함으로 인해 특약 위반으로 계약해지 효력이 없는 것인지 법원의 판결을 알아보겠습니다.

 

특허권 양도로 인한 전용실시권 말소등록 요청 불가여부에 대한 사건을 심리한 재판부는 현 특허권자인 C사가 A씨를 상대로 낸 특허권 전용실시권 설정등록 말소등록 청구소송에서 원고 승소 판결을 내렸습니다.

 

재판부의 판결문에 따르면 “원래의 특허권자였던 B사가 A씨에게 특허권을 독점적으로 사용할 수 있도록 빌려주면서, 특허권을 다른 사람에게 양도하지 않기로 하는 특약을 체결했다고 하더라도, 특약만을 이유로 특허권의 새로운 소유자가 전용실시권 사용자에게 특허권의 효력을 주장할 수 없는 것은 아니다”라고 설명했는데요.

 

따라서 “A씨는 특약 위반을 이유로 B사에게 채무불이행책임을 물을 수 있는 것에 대해서는 변론으로 하고, 현재 특허권 소유자인 C사가 요구하는 전용실시권 말소등록 이행요구에 대해서는 거부할 수 없다”고 밝혔습니다.

 

이어서 “특허권은 물권적 권리로써, 특허권 양도도 이전등록에 의해 효력이 발생되는 것”이라고 지적했는데요. 

그러므로 “종전 특허권자였던 B사가 특허권을 C사에 양도했고, 그에 따른 이전등록까지 마친 상태라면 ‘A씨와 B사의 특약과 관계 없이’ C사가 현재 특허권자”라고 설명했습니다.

 

지금까지 특허권자가 특허권을 빌려주면서 양도하지 않겠다는 특약을 정했다 할지라도, 특허권이 양도 돼 소유자가 바뀌었다면, 현재 특허권 소유자가 전용실시권 말소등록을 원할 경우 특허권을 빌려 쓰고 있는 사용자는 이를 거부할 수 없다는 법원의 판결을 살펴보았는데요.

 

이처럼 특허권을 빌려서 사용하거나, 특허권 양도로 인해 이해관계가 있는 당사자와의 분쟁이 발생하셨다면 고민하지 마시고, 지적재산권 전반 실무 경험이 풍부한 지영준변호사에게 자문을 구하시기 바랍니다.