상표사용금지 사례

상표사용금지 사례

 

 

상표권자 및 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 사람이나 침해를 할 우려가 있는 사람에 대해서 그 침해의 금지나 예방 청구를 할 수 가 있습니다. 상표권자 및 전용사용권자가 위의 따른 청구를 할 때는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공이 된 설비의 제거나 그 밖에 필요한 조치 청구를 할 수 있습니다.
오늘은 상표사용금지소송 사례에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

등록상표권자의 상표권 행사가 권리남용에 해당을 하는지 판단하는 기준은? 어떤 상표가 정당하게 출원 및 등록된 후에 등록상표와 동일·유사한 상표를 정당한 이유가 없이 사용을 한 결과 사용상표가 주지성을 취했다는 이유로 상표 사용자를 상대로 한 상표권침해금지 및 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당을할까?

 

선행 등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 및 유사한 후행 등록상표가, 선행 등록상표의 등록 이후부터 사용이 되어서 후행 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표로 인식된 타인의 상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당해서 등록이 무효로 된 경우에, 위 타인의 상표 사용이 선행 등록상표에 대한 관계에서 정당하게 되거나 선행 등록상표의 상표권에 대한 침해를 면하게 되는지 여부는?

 

 

지정상품을 ‘골프채’ 등으로 하는 등록상표 ‘’의 상표권자인 甲 외국법인이 ‘’와 ‘’ 등의 상표를 사용해서 골프채 등을 수입·판매를 하는 乙 주식회사를 상대로 상표사용금지 등을 구한 사안에서, 甲 법인의 상표권 행사가 권리남용에 해당을 하지 않고, 甲 법인의 후행 등록상표인 ‘’ 등이 乙 회사가 사용을 하는 ‘’ 상표 등과의 관계에서 등록이 무효로 되었더라도 乙 회사 사용상표의 사용이 甲 법인의 상표권에 대한 침해를 면하지 않을까?

 

국내의 등록상표와 동일 및 유사한 상표가 부착이 된 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 등록상표권의 침해 등 구성을 하지 않는다고 하기 위한 요건은?

 

 

 

 

 

 

 

판결요지

 

1. 상표권의 행사가 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로 허용이 될 수 없다고 하기 위하여는, 상표권자가 당해 상표를 출원 및 등록을 하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사를 하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어 볼 때에, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈해서 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동 초래를 하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배가 되는 등 법적으로 보호를 받을 만한 가치가 없다고 인정이 되어야 합니다.

 

그리고 어떤 상표가 정당하게 출원 및 등록이 된 이후에 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유가 없이 사용을 한 결과 그 사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 해도, 사용상표와 관련해서 얻은 신용과 고객흡인력은 등록상표의 상표권 침해를 하는 행위에 의한 것으로 보호를 받을 만한 가치가 없으며 그러한 상표의 사용 용인을 한다면 우리 상표법이 취하고 있는 등록주의 원칙의 근간을 훼손하게 되기에, 위와 같은 상표 사용으로 시장에서 형성된 일반 수요자들의 인식만을 근거로 해서 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당을 한다고 볼 수는 없습니다.

 

 

 

 

 

 

2. 선행 등록상표의 등록 이후에 등록결정이 된 후행 등록상표가 선행 등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 및 유사하고, 또한 후행 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표라고 인식이 된 타인의 상표가 선행 등록상표의 등록 이후부터 사용이 되어 온 것이라고 해도, 이러한 타인의 사용상표와의 관계에서 후행 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 규정을 하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당해서 등록이 무효로 될 수 있고, 그 결과 후발 선사용상표가 사실상 보호받는 것처럼 보일 수 있습니다.

 

그러나 위 규정의 취지가 후발 선사용상표 보호를 하려는 데 있는 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식이 된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자들의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 데 있음을 고려할 때에 , 그러한 결과는 일반 수요자들의 이익을 보호함에 따른 간접적·반사적인 효과에 지나지 아니하기에, 그런 사정을 들어 후발 선사용상표 사용이 선행 등록상표에 대한 관계에서 정당하게 된다거나 선행 등록상표의 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없습니다.

 

 

 

 

 

 

3.지정상품을 ‘골프채’ 등으로 하는 등록상표 ‘’의 상표권자인 甲 외국법인이 ‘’와 ‘’ 등의 상표를 사용해서 골프채 등을 수입 및 판매를 하는 乙 주식회사를 상대로 상표사용금지 등을 구한 사안에서, 甲 법인이 등록상표를 정당한 목적으로 출원·등록해서 상표권을 취득한 후 乙 회사가 이와 유사한 상표를 정당한 이유가 없이 사용해 온 결과 乙 회사 사용상표들이 국내의 일반 수요자들 사이에서 특정인의 상표나 주지상표로 인식되기에 이르렀다고 하더라도 그러한 사정을 들어 乙 회사에 대한 甲 법인의 상표권 행사가 권리남용에 해당을 한다고 보기 어렵고, 甲 법인의 후행 등록상표인 ‘’ 등이 乙 회사가 사용을 하고 있는 ‘’ 상표 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당을 한다는 이유로 등록이 무효로 되었다는 사정을 들어 乙 회사 사용상표들에 앞서 등록된 甲 법인의 상표권에 대한 관계에서 乙 회사 사용상표들의 사용이 정당하게 된다거나 甲 법인의 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수 는 없다고 하였습니다.

 

4. 국내에 등록된 상표와 동일 및 유사한 상표가 부착된 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입을 하는 행위가 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 및 정당한 사용권자가 수입된 상품에 상표를 부착했어야 하고, 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 및 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착이 된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하고, 아울러 수입이 된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착을 한 상품의 각 품질 사이에 실질적인 차이가 없어야 한다고 하였습니다. (대법원 2014.8.20, 선고, 2012다6059, 판결)

 

 

 

 

 

상표사용금지 사례에 대해서 알아보았습니다. 상표권 관련 분쟁이 발생한 경우 변호사의 체계적인 도움과 함께 대응을 하는 것이 효과적입니다.
지영준변호사는 다양한 상표관련 분쟁소송의 노하우를 갖춘 변호사로 언제든지 문의하여 주신다면 친절하게 응답하여 드리겠습니다.