특허무효소송 등록요건을

특허무효소송 등록요건을

 

 

특허를 받기 위해 갖춰야 할 요건이 특허등록요건인데요. 산업성, 신규성, 정보성을 갖춰야 합니다. 만약 이 셋 중 하나라도 갖추지 못한다면, 특허는 인정받지 못하는데요. 오늘은 이와 관련하여 제약회사의 특허등록과 소송에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

 

A약은 애초에 혈관확장용도로 개발되어 2012년 5월에 특허를 인정받은 후 뒤늦게 발기부전치료에도 효과가 있다는 것을 발견하여 정정발명을 청구하였는데요. 이로써 용도특허등록을 마쳤고, 연장 받은 특허 존속기간은 2014년 5월까지였습니다.

 

그러나 C제약사 등 한국 제약회사들이 지난 2011년 5월부터 특허심판원에 A약의 발기부전 치료성분은 통상의 기술자들이 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없고, A약을 개발한 B제약사가 특허등록요건을 지키지도 않았다며 특허무효소송을 냈습니다. 또한 기존 특허기간인 2012년 5월이 지나자마자 실데나필을 주성분으로 한 유사제품을 만들기 시작했습니다.

 

이후 특허심판원과 특허법원에서는 ‘B제약사가 특허등록요건을 갖추지 못했다’는 국내 제약회사들의 주장을 받아 들였습니다. 이에 B제약사가 특허심판원의 결정은 부당하다고 소송을 제기했는데요. 대법원에서 이뤄진 소송을 살펴보겠습니다.

 

발기부전 치료제 A약을 판매하는 B제약사가 ‘A약의 주성분의 발기부전 치료 성능에 대해 용도를 변경하여 다시 신청한 특허를 C제약사 등의 특허무효소송으로 무효 판단한 특허심판원의 결정은 부당하다’며 유사약을 제조하여 판매한 국내 제약사를 상대로 낸 등록무효 소송에서 대법원은 원고 패소 판결한 원심을 확정했습니다.

 

대법원에서 원심의 판결을 확정한 이유에 대해 살펴보면, B제약사가 자사 약품에 발기성 기능장해 치료효과도 있다며 특허 정정발명을 청구했을 때 주성분인 ‘실데나필’의 약리효과나 시험 데이터 등을 구체적으로 기재하지 않았으므로 특허등록요건이 부족하기 때문에 등록은 무효가 되어야 한다고 밝혔습니다.

 

또한 당시 B제약사가 정정발명을 청구하기 전에 실데나필의 약리성분에 대해 정확히 기전을 밝히고 있었다고 보기도 어렵다고 덧붙였습니다. 따라서 대법원은 특허심판원에서 특허무효소송을 통해 A약의 특허 무효한 것은 올바른 결정이었다고 밝혔습니다.

 

지금까지 발기부전 치료제인 A약의 ‘실데나필’의 특허는 지난 2012년 5월에 만료되었다는 대법원의 판결을 살펴보았는데요. 따라서 특허심판원의 특허무효소송은 올바른 결정이었고, 국내 제약회사들이 유사약품을 제조해 판매한 것도 특허권을 침해한 것이 아니라는 판단을 내렸습니다.

 

이처럼 특허등록요건을 지키지 않은 제품에 대해 특허무효소송을 진행하여 무효결정을 받을 수 있는데요.

 

이와 관련한 법률에 대해 더욱 상세한 해석이 필요하시거나 특허무효소송으로 어려움을 겪고 계신 경우 다수의 소송 경험이 있는 지영준변호사에게 자문을 구하시고 함께 소송을 진행하시기 바랍니다.